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第155期
1.对于化学产品发明，应当完整地公开该产品的用途或使用效果；2.如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测该发明能够实现所述用途和/或使用效果，则说明书中还应当记载足以证明发明的技术方案，可以实现所述用途和/或达到预期效果的定性或定量实验数据。
再审申请人（一审原告、二审上诉人）：田边三菱制药株式会社（以下简称田边株式会社）。
再审被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）。
2004年7月30日，田边株式会社向国家知识产权局提出名称为“新颖化合物”的发明专利申请（简称本申请）。本申请说明书在未提供任何实验室试验或临床试验的定性或定量数据证明本申请化合物的生物活性以及医药用途的情况下，公开不清楚、不完整，不符合《专利法》第26条第3款的规定。2009年10月30日，国家知识产权局原审查部门驳回了本申请。2010年2月，田边株式会社向专利复审委员会提出复审请求。2012年11月，专利复审委员会作出第47530号发明专利复审请求审查决定（简称第47530号决定），维持了国家知识产权局于2009年10月30日对本申请作出的驳回决定。田边株式会社不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
北京一中院一审判决：维持专利复审委员会作出的第47530号决定。田边株式会社不服提起上诉。北京高院二审判决：驳回上诉，维持原判。田边株式会社向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定驳回田边株式会社的再审申请。
借鉴意义
2010年1月，国家知识产权局依据《专利法》、《专利法实施细则》以及实际工作需要制定了《专利审查指南》。《专利审查指南》是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准。《专利审查指南》第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”就化学发明的充分公开进行了细化。基于上述法律规定，本案中就化学产品发明是否应当完整公开该产品的用途或使用效果的问题，一、二审法院与最高院的观点基本一致，即化学产品发明，应当完整地公开该产品的用途和／或使用效果，且在本领域技术人员根据现有技术不能预测用途或使用效果的情况下，说明书应当完整公开记载该化合物可以实现所述用途和／或达到预期效果的实验数据。
这里所称的化学产品包括化合物、组合物以及用结构和/或不能清楚描述的化学产品。要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。
《专利审查指南》中对化学产品发明的充分公开有如下规定：“对于化学产品发明，应当完整地公开该产品的用途和／或使用效果，即使是结构首创的化合物，也应当至少记载一种用途”，“如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和／或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和／或达到预期效果的定性或定量实验数据。”本案中，二审法院认为：申请权利要求1不仅要求保护式（I）化合物这种物质本身，还要求保护式（I）化合物在医药上可接受的盐，在权利要求书没有具体限定医药上可接受是什么具体医药用途的情况下，本领域技术人员会认为该具体医药用途具有对SGLT的抑制活性及相应医药用途。根据保护范围与技术贡献相匹配的原则，如果本领域技术人员根据现有技术不能合理预期该技术方案所声称的治疗效果时，说明书还应当给出足以证明所述技术方案能够产生声称效果的实验数据。对于该观点，最高院予以认可，最高院亦认为：《专利审查指南》第二部分第十章关于化学产品发明充分公开的判断标准符合我国专利法第26条第3款的规定，也为我国专利审查实践所长期遵循。因此，在本领域技术人员根据现有技术不能预测新的化合物具备说明书所述用途和／或使用效果的情况下，专利申请说明书应当记载该化合物可以实现所述用途和／或达到预期效果的定性或定量实验数据。
根据《专利法》第26条第3款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”根据上述规定可知，如果根据现有技术，本领域技术人员无法合理预期技术方案是否能够实现相应技术效果，说明书应当清楚、完整地记载相应的技术信息，以使本领域技术人员能够合理确定该技术方案能够取得相应技术效果。本案中，二审法院认为：对于要求保护新化合物治疗效果或具体用途的权利要求而言，本领域技术人员要解决的技术问题不仅仅是表征并制备出新的化合物，还需要实际确认该化合物具备发明人声称的治疗效果或具体用途，在这种情况下，治疗效果或具体用途是该技术方案要实现的技术效果。说明书应当充分公开相关技术信息，使本领域技术人员能够确认发明人实际取得了其声称的治疗效果或具体用途。否则说明书相对于要求保护治疗效果或具体用途的权利要求而言公开不充分，不符合《专利法》第26条第3款的规定。
结合本案，关于说明书是否公开充分问题，二审法院认为：说明书公开是否充分，应当结合单个的权利要求进行评述。说明书公开充分的意义在于指导所属领域技术人员在无需创造性及大量劳动的基础上依据本申请说明书公开的内容即能够实施和再现本申请的技术方案，而不是在缺少对所请求保护的化合物活性实验数据的情况下，由所属领域技术人员从说明书甚至是现有技术公开的大量信息中通过反复的试验进行对照、验证、筛选并最终发现本申请中哪些化合物具有所述的活性效果。对于新化合物产品及其制备方法权利要求，不能仅仅因为说明书没有充分公开新化合物能够取得某种治疗效果或具体用途的实验数据就认定说明书公开不充分。说明书没有充分公开实验数据支持发明人声称的治疗效果或具体用途是否会导致其不具备创造性或者实用性，应当根据法律对创造性或者实用性的相关规定进行判断。由此可知，如果说明书没有记载这些本应由田边株式会社完成并且公开在说明书中的活性实验数据，则不应认为田边株式会社完成了专利申请“以公开换保护”中充分公开的任务，继而不应被授予专利权。
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马文龙律师1997年毕业于西北政法大学经济法系，北京市盈科律师事务所律师。北京市破产法学会理事、深圳市企业联合会、深圳市企业家协会理事、深圳辽宁商会、深圳黑龙江商会理事。
马文龙律师学法用法近三十年，主编出版各类法律著作300余万字。担任数百余家党政机关、企事业单位法律顾问。代理各类案件两千多件。立足中国国情，用精湛的法律技能和综合方法解决急难险重的实际问题，维护当事人合法权益。
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